Советы от Skolkovo Legal. Рекомендуем прислушаться

В онлайн-разговоре, привлекшем внимание многочисленной аудитории, приняли участие ведущие сотрудники Skolkovo Legal («Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) «Сколково») – дочерней компании фонда «Сколково». ЦИС, созданный в 2011 году, в течение почти десятилетия успешно оказывает весь комплекс юридических услуг участникам проекта «Сколково» и третьим лицам, в частности, в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности (ИС), патентования в России и за рубежом, проведения патентных поисков и построения патентных ландшафтов, а также по многим другим направлениям. Уже одно это настраивало «телезрителей» на то, что дискуссия будет не только актуальной, но и практически полезной, даже профессионально-образовательной.

Главными участниками разговора стали управляющий партнер Skolkovo Legal Антон Пушков, который модерировал дискуссию, и руководитель патентной практики Skolkovo Legal Дмитрий Котлов, выступивший в роли спикера.

Антон уже свыше 12 лет оказывает клиентам услуги в отношении широкого круга вопросов ИС, включая создание, регистрацию, лицензирование, отчуждение и защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Дмитрий работает в сфере защиты ИС более 17 лет. Он специализируется, в частности, на экспертизе и составлении заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, подаче международных (РСТ) заявок, а также на проведении патентных исследований, включая построение патентных ландшафтов, анализ патентной чистоты и оценку патентоспособности технических решений.

На снимке (слева направо): Дмитрий Котлов и Антон Пушков

Поэтому кому как не им было порассуждать о выборе стратегии защиты технологии и ИС, а также ответить на ряд вопросов, которые волнуют многотысячное сообщество технологических предпринимателей и правообладателей.

Так что же лучше: патент, ноу-хау или авторское право? Как правильно выбирать и комбинировать формы охраны? Нужна ли патентная защита технологий, используемых в цифровом пространстве? Насколько необходимо проверять чистоту IP и freedom-to-operate на зарубежных рынках?

Своим видением и опытом в решении этих и других вопросов, касающихся сферы ИС, поделились представители профессиональной команды Skolkovo Legal Антон Пушков и Дмитрий Котлов.

Объекты бывают разные

Во всем мире известно, что нематериальные активы – это основа оценки любой высокотехнологичной компании. Сегодня в проекте «Сколково» участвует более 2 тысяч стартапов. И, поверьте, команду каждого российского проекта искренне волнуют вопросы типа, а какая стратегия по работе с IP будет самой выигрышной не только в России, но и на международных рынках? Или же, как, создавая технологию, обеспечить ей должную защиту, предусмотреть правильное оформление патентных прав или ноу-хау, разобраться, чем авторские права отличаются от всего остального, и вообще в целом какой подход будет самым успешным для компании?

В первую очередь, когда речь идет о защите ИС, надо четко понимать, что же относится к объектам ИС? Потому что сами идея, разработка, которые компания или автор создали, не могут сразу стать объектами патентного права. Их надо оформить соответствующим образом. Они могут стать объектами патентного права – такими, как изобретение, полезная модель или промышленный образец. Причем к изобретениям относятся устройства, способы и различные алгоритмы взаимодействия, в том числе и компьютерных программ. К объектам патентного права также относятся селекционные достижения: например, кто-то создал новый сорт растений или развел невиданные породы животных. Соответственно, на юридическое оформление такого объекта у владельца есть исключительное право, и он уже может им распоряжаться.

Кроме объектов патентного права существуют еще объекты авторского права. Это произведения литературы, дизайна, архитектуры, которые создаются конкретным творцом и, соответственно, в дальнейшем все права принадлежат только ему. К этим же объектам относится и программа для ЭВМ, поскольку изначально она – это текст исходного кода, который написан автором или группой авторов, и поэтому этот текст защищается как произведение в качестве объекта авторского права.

В качестве объектов авторского права могут защищаться, например, бизнес-планы, более корректно называемые бизнес-методами. Кроме того, к объектам авторского права относятся базы данных, которые могут в том числе содержать достаточно интересную и оригинальную информацию.

Кроме объектов патентного и авторского права есть пласт объектов, так называемых ноу-хау, или сведения, которые составляют коммерческую тайну. Причем, как отмечают эксперты, если объекты патентного и авторского права подразделяются между собой по характерным признакам, то ноу-хау может быть объявлен любой объект, главное, чтобы он обладал потенциальной коммерческой ценностью для компании и не был известен окружающим. Необходимо подчеркнуть, что последнее требование – это существенный момент, поскольку, как только такой объект будет раскрыт окружающим, соответственно, права на него как ноу-хау пропадут, и его коммерциализация в таком формате станет уже невозможна.

– Из наиболее ярких примеров ноу-хау наверняка все слышали о секрете «Кока-Колы», который фактически никому не известен. Говорят, что о финальной стадии в технологии производства этого уникального напитка знают буквально один-два человека во всей компании. Как понимаете, если такой секрет уйдет вовне, то бизнес «Кока-Колы» столкнется с угрозой неминуемого банкротства, – отмечает Дмитрий Котлов.

Кроме технических объектов или текстовых произведений существуют еще средства индивидуализации. Это так называемые бренды и товарные знаки, которые фактически позволяют идентифицировать компанию на рынке определенных групп товаров. Помимо этого они позволяют различать одинаковые продукты на рынке.

И, собственно говоря, та же «Кока-Кола» уже достаточно давно зарегистрировала за собой одноименный товарный знак, и никакая другая компания не вправе производить и продавать напиток с аналогичным названием.

Патентная заявка – это то, что надо!

Но здесь, по мнению экспертов, необходимо заострить внимание на комбинаторике разных объектов ИС. Работая с проектами, им, как правило, часто приходится сталкиваться с различными охранно-правовыми формами.

– Рецепт напитка «Кока-Кола» охраняется в режиме ноу-хау бессрочно, пока секрет производства не станет известен третьим лицам, – отмечает Антон Пушков. – В этом не только сила секрета производства, но и его слабость. Например, если конкурент сможет повторить ваше ноу-хау и оперативно подать патентную заявку, то у вас появятся проблемы.

Как их избежать?

Когда в патентном ведомстве вы раскрываете свое техническое решение и получаете патент на изобретение с двадцатилетним сроком действия, то вместе с ним государство дает вам право на монополию. И, кстати говоря, возвращаясь к примеру «Кока-Колы», там компания товарный знак и форму бутылки как раз зарегистрировала, в отличие опять-таки от рецепта напитка.

– Поэтому, когда руководители проектов спрашивают, какая форма защиты более подходит для их разработок, то у нас есть, образно говоря, две «развилки», – рассказывает Пушков. – Первая – если вы производите то, что является предметом материального мира, можно пощупать и сделать обратный инжиниринг (reverse engineering), то рекомендуется, конечно же, патентная защита, потому что всегда есть вероятность того, что ваш продукт попытаются скопировать. А патентная защита обеспечит должную степень охраны, ведь все равно вы раскрываете суть разработки и выпускаете ее на рынок. Если вы делаете что-то закрыто, например в лаборатории, и нельзя догадаться, как вы получаете тот или иной рецепт либо формулу, или проводите ту или иную диагностику, то здесь режим ноу-хау, возможно, вам также подходит.

Вторая «развилка» – это рассмотрение совокупного применения различных охранно-правовых форм к проекту. Например, вы написали статью, и здесь форма выражения – то есть как вы ее изложили – охраняется авторским правом. Но если вы ее опубликуете и при этом не запатентуете суть вашей научной работы, то фактически вы претендуете только на авторство именно текста, а вот «техническую начинку» ваших, например, рецепта либо формулы, которую описали в статье, вы передаете в public domain (общественное достояние). Поэтому очень важно до публикации статьи подать на нее патентную заявку. В крайнем случае, если не успели это сделать, у вас есть льгота по новизне, согласно которой в течение определенного, к сожалению, ограниченного, периода времени вы можете подать патентную заявку. Естественно, не во всех странах эта льгота по новизне есть, а там, где есть, она отличается от российской по ряду критериев.

Поэтому специалисты советуют: прежде чем автор решится опубликовать научную работу, ему, возможно, стоит задуматься над тем, что патентная заявка, поданная им до публикации статьи, – это именно то, что нужно!

Эксперты также отметили, что по отношению к программам для ЭВМ авторское право имеет очень большой недостаток, который может создать большие проблемы их правообладателям.

– Безусловно, авторское право охраняет форму выражения, то есть как написана программа для ЭВМ: на каком языке, какой использовался синтаксис, – говорит Дмитрий Котлов. – Однако если кто-то поймет, как действует алгоритм, который ваша программа реализует, и напишет его на другом языке программирования, то это будет уже другой, новый объект авторского права.

И нарушения никакого не произошло. При этом «автор», переписавший программу, будет продавать точно такой же продукт, как и ваш. А спорить и доказывать свою правоту только с точки зрения авторского права будет не очень корректно, да и, видимо, бесперспективно.

Поэтому, по мнению специалиста, самый лучший вариант, как показывает практика, комбинировать нескольких объектов: например, авторское право, ноу-хау и патентование. То есть то, что доступно широкому кругу лиц, – лучше запатентовать, если это возможно. То, что никто не сможет получить законным путем или догадаться, как это устроено, охранять в режиме ноу-хау. Ну и, соответственно, форма выражения в тех же самых программах ЭВМ – это регистрация в качестве объектов авторского права.

Бренд, изобретение и ноу-хау в одном «лице»

Возвращаясь к определению стратегии правовой охраны объекта, наши эксперты в качестве примера выбрали разработку одной из сколковских компаний, производящей кресла для кратковременного отдыха.
На первый взгляд, казалось бы, простое решение. Ну что может быть такого инновационного и оригинального в тривиальном кресле для отдыха?! Однако на поверку оказалось, что продукт содержит большое количество решений и, как объект ИС, способен охраняться комплексно. Например, форма кресла с защитным закрывающим экраном – защищена патентом на промышленный образец, бренд – товарным знаком, положения для тела отдыхающего человека – в режиме ноу-хау, поскольку там крайне сложно подобрать оптимальные режимы и вряд ли обратный инжиниринг можно будет получить.

Алгоритм свето-шумового воздействия на отдыхающего человека может охраняться в качестве объекта авторского права на программное обеспечение – регистрация программ для ЭВМ. А в совокупности весь конструктив этого технического решения (кресла) может охраняться патентом на изобретение или полезную модель.

Теперь, думаем, очевидно, как это бывает, когда, казалось бы, в достаточно простом техническом решении вдруг сочетаются большое количество объектов интеллектуальной собственности и в результате для таких объектов используются разные охранные формы.

Работайте с профессионалами

Поэтому, по мнению Дмитрия Котлова, защищать объект ИС только одним каким-то инструментом – это, как правило, не очень хорошая идея. Например, вы выбрали охрану в режиме ноу-хау: объект не нужно регистрировать и охранный режим бессрочен, однако может случиться, что какая-нибудь группа разработчиков сама придет к точно такому же, как у вас, решению, опубликует статью или же вообще получит патент на разработку. В результате ваш объект как ноу-хау исчезнет. Более того, именно у вас могут возникнуть сложности с доказательством того, что вы были первыми, а опубликовать информацию не могли, так как выбрали режим ноу-хау.

То же самое и с патентом. Вне всякого сомнения, патент – это хорошая монополия. Но при этом вы раскрываете информацию о разработке, и любое лицо вправе скопировать ее, например, на территории, где ваш патент не действует. Да, к сожалению, международных патентов не существует, а каждый выданный патент действует только на определенной территории. Соответственно, раскрыв информацию, например в России, вы, ни о чем не подозревая, «позволите» воспроизводить свою разработку на территории, ну, допустим, Китая и продавать ее там же. И вы не сможете предъявить никаких претензий с точки зрения нарушения патентного права, если сами пропустите сроки получения патентов за рубежом.

Поэтому очень важно всем помнить, что после подачи первой заявки есть 12 месяцев приоритетного срока, в течение которого вы можете запросить приоритет по дате подачи первой заявки. То есть в течение года можно подать заявку в зарубежные страны либо напрямую, либо по процедуре PCT, так называемой международной патентной заявки (Patent Cooperation Treaty – Договор о патентной кооперации).

– Наверное, многие знают, что единственный в Восточной Европе офис Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) находится как раз в Сколкове. И мы подаем очень много таких международных патентных заявок PCT, которые позволяют вам в течение 30 месяцев, то есть, по сути, у вас есть два с половиной года, выбирать те страны, в которых вы пойдете получать их национальный патент, – рассказывает Антон Пушков. – Как бы мы с вами этого ни хотели, но единого международного патента нет. В каждой стране, чтобы обеспечить себе патентную защиту, нужно получить свой патент. Но не пропускайте этот срок – 12 месяцев с даты подачи российской патентной заявки или же сразу подавайте заявку в PCT. Это можно сделать как на русском, так и на английском языках.

Как отметил эксперт, если возникли какие-то сомнения, например, вы не знаете, какому охранному праву больше соответствует ваш объект, то, пожалуйста, обращайтесь в Skolkovo Legal: в ЦИС помогают всем, отвечают на любые вопросы.

– Когда мы работаем, например, по таким странам, как США или Китай, то в обязательном порядке привлекаем местных поверенных, – уточняет Антон. – У нас даже в штате есть американский патентный поверенный. Он подскажет вам, как правильно сформулировать описание изобретения, технического решения, признаки формулы. Это тоже очень важно, потому что, раскрывая содержание вашей разработки, все равно мы должны учитывать наличие конкурентной борьбы на зарубежных рынках: чтобы по максимуму воспрепятствовать элементарному копированию отечественных изобретений. Поэтому работа с профессиональным патентным поверенным – это также существенный момент.

Как заработать на Open source (OS)?

Многие работающие в IT знают, что достаточно большие части программного кода распространяются в формате OS (открытого программного обеспечения) и, собственно, доступны каждому. Некоторые ограничения могут быть связаны с лицензированием.

Поэтому вопрос: «Как заработать на OS?» не лишен некоторой парадоксальности, потому что сама идеология Open source подразумевает бесплатное распространение исходного кода: чтобы каждый пользователь мог его взять, встроить в свое ПО или же использовать для своих целей в так называемом чистом виде. Притом что и многие существующие лицензии просто не разрешают продавать этот исходный код.

Поэтому компаниям, которые все-таки решаются зарабатывать на ПО с открытым исходным кодом, надо понимать, что они должны иметь большую базу пользователей, среди которых этот продукт будет реализован, а в последующем и коммерциализирован. Компаниям также необходимо длительное время эффективно действовать на рынке услуг и иметь авторитет в сообществе, чтобы выстраивать процесс монетизации разработок.

В качестве примера можно привести достаточно известные компании – Firefox, Red Hat и другие, которые неплохо зарабатывают на программном продукте, написанном в формате OS.

В настоящее время существуют пять наиболее популярных, часто используемых моделей, по которым можно коммерциализировать разработки с использованием OS: поддержка, хостинг, лицензирование, Open core, гибридное лицензирование.

Например, поддержка – само ПО распространяется бесплатно, но его интеграция непосредственно к заказчику, доработка под него, какие-то дополнительные исправления ошибок – это уже платная услуга и, соответственно, в абонентском режиме компания может зарабатывать. Хостинг – предоставление вычислительных мощностей компании, на которых запущены приложения, использующие ПО с OS. Лицензирование – это когда монетизация происходит за счет лицензионных отчислений от конечных пользователей. При модели Open core монетизация происходит за счет продажи отдельных модулей, обладающих дополнительным функционалом и не использующих OS, при сохранении ядра продукта в режиме OS. При гибридном лицензировании монетизация происходит аналогично модели Open core, но в этой модели платные модули интегрированы в ПО, а доступ к ним предоставляется при условии оплаты.

Важно отметить, что, по словам специалистов, никто не запрещает создавать новые решения проблемы, как зарабатывать на OS.

– В Skolkovo Legal IT-направления по патентованию и лицензированию – наверное, одни из самых востребованных, – рассказывает Антон Пушков. – IT-компании часто спрашивают в ЦИС: какой патент мы можем получить и какая бизнес-модель для нас подходит? Во-первых, в настоящее время глобально изменилась система патентной защиты. И мы можем обеспечить получение патентной охраны на алгоритмы. В России сейчас принят ускоренный порядок получения патентов: за 6–8 месяцев можно получить патент на изобретение. И это здорово! Потому что если посмотреть сроки патентования в Европе и США, то это полтора-два года. За это время появятся, в частности, уже новые версии программ, а защиты ПО просто авторским правом, как мы рассмотрели выше, не всегда бывает достаточно.

Патентная защита в цифровом пространстве

Так может ли программа сама себя защитить? Конечно, хорошо, считают эксперты, когда есть какое-то железное устройство, хардвер, которое также может быть защищено в качестве устройства, то есть иметь патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Но бывает, что у разработчика кроме исходного кода никаких дополнительных «объектов» нет. И, соответственно, что же здесь еще можно защитить?

Казалось бы, единственный вариант – это авторское право, регистрация исходного кода и все. Но надо понимать, что патентное право позволяет также защищать алгоритм, реализуемый программой, то есть последовательность операций, действий, выполняемых центральным процессором, который приводит к определенному техническому результату. Например, к снижению энергопотребления процессором. А это – патент на изобретение. И это, конечно, уже лучше, чем только охрана авторским правом.

Кроме того, охраняются пользовательские интерфейсы: его отдельные элементы могут защищаться при помощи товарных знаков как средство индивидуализации. Но и весь интерфейс также может охраняться за счет патентов на промышленный образец.

Таким образом, можно защищать как объект IP «иконки», интерфейс и построение интерфейса, алгоритмы, нейронные сети, статичные экраны (паттерны в интерфейсах), анимированные интеракции и прочие разработки.

– Например, все интерфейсы Apple, – рассказывает Дмитрий Котлов, – защищены при помощи патентов на промышленные образцы. Кроме того, на Facebook всем известный like также защищен: кроме охраняемого внешнего вида подана дополнительная заявка – в дальнейшем это будет патент на способ взаимодействия с пользователем.

Как отмечает эксперт, у IT-продуктов большое количество решений, которые могут защищаться при помощи объектов патентного права. При этом патенты важны для коммерциализации компаний: они способны увеличить стоимость предприятия в том числе при его продаже.

Патентный поиск – это сила

Что касается патентной чистоты и freedom-to-operate (свободы действий), то, по мнению специалистов, очень многие компании, выходя на рынок, об этом, к сожалению, вообще не задумываются. В результате они попадают на иски, которые можно было бы предотвратить, теряют рынки либо вообще возможность дальнейшей деятельности.

Поэтому эксперты настаивают, что проводить анализ патентной чистоты не только целесообразно, но и необходимо. Такие исследования большое количество компаний заказывают в том числе и в Skolkovo Legal: ЦИС использует достаточно продвинутые поисковые системы для выявления тех патентов, которые потенциально могут быть нарушены компанией при выводе своего продукта на конкретный рынок за рубежом. То есть можно создать оригинальную технологию, запатентовать, однако если изначально при ее разработке вы использовали хотя бы маленькую часть чужого патента, то таким образом уже совершили нарушение, за которое вас могут привлечь к ответственности.

– Не надо недооценивать силу патентного поиска и патентной аналитики, – говорит Антон Пушков. – Патентные заявки и патенты вы можете сами совершенно бесплатно посмотреть на Google Patent и «Яндекс.Патентах» – это очень полезные ресурсы. Они показывают, что патентуют конкуренты по вашим направлениям науки и техники, в каких странах они это делают, какие патенты и авторы самые цитируемые. Помимо этого вы получаете четкое представление, насколько ваша технология в тренде, нарушаете вы или нет права третьих лиц. В результате такого анализа можно даже скорректировать, в частности, направления НИОКР. Поэтому в любом случае патентный поиск – это сила. Пожалуйста, используйте его.

Микрогранты на зарубежное патентование

Эксперты и технологические предприниматели, уже проходившие эту процедуру, едины во мнении: зарубежное патентование – мероприятие, которое влетает в копеечку. Если получение российского патента и даже подача заявки в международное PCT – это относительно небольшие затраты, хотя международная пошлина 1300 долларов – уже значительная сумма, то получение патента в большинстве зарубежных стран – это очень дорогостоящее мероприятие. Здесь и оплата переводов, официальных пошлин, участия патентных поверенных по каждой заявке в каждой стране, причем до получения патента и после, когда его надо поддерживать в силе.

В итоге все выливается в солидные суммы, которые молодым компаниям, большей частью – стартапам, не потянуть. Поэтому, в частности, в фонде «Сколково» разработали программу микрогрантов, которая позволяет эти затраты компенсировать и авансировать: то есть какие-то понесенные затраты вам вернут, что-то за вас заплатит фонд. Для этого надо быть участником «Сколкова», иметь в штате компании не менее 4 человек, и выручка компании должна составлять определенную сумму.

– Участники «Сколкова» могут рассчитывать на компенсацию патентных пошлин, расходов на патентных поверенных за рубежом, – говорит управляющий партнер Skolkovo Legal Антон Пушков.

Аналогичная программа по компенсации части затрат при зарубежном патентовании есть также и в Российском экспортном центре (РЭЦ).

– В РЭЦ на нее может претендовать любое юридическое лицо, которое является экспортером продукции, – отмечает руководитель патентной практики Skolkovo Legal Дмитрий Котлов. – Соответственно, компенсируются пошлины, затраты на зарубежных патентных поверенных по всем типам заявок, в том числе по патентам на изобретения и промышленные образцы.

В завершение дискуссии Антон Пушков и Дмитрий Котлов пригласили участников разговора обращаться в ЦИС. Ведь команда Skolkovo Legal – это более 30 патентных поверенных и юристов, которые практикуются по всем вопросам правового сопровождения инновационных компаний, институтов развития и корпораций не только по российскому, но и по иностранному праву.

– Если у вас возникли вопросы по интеллектуальной собственности в России и за рубежом, то обращайтесь в Центр интеллектуальной собственности «Сколково», – сказал Антон Пушков. – Мы работаем для вас. Нам будет очень приятно вам помочь!

* В ТЕМУ:

• «Startup Village – погружение в цифровой «мир»;
• «Мировая онлайн-выставка стартапов»;
• «Цифровое пространство данных»;
• «Startup Village. Приглашение в будущее».